最高院一锤定音为老字号IPO之旅扫雷——德州扒鸡不是想用就能用

  原标题：最高院“一锤定音”为老字号IPO之旅“扫雷”——“德州扒鸡”不是想用就能用

  在以扒鸡闻名的德州市，有不少商家认为“德州扒鸡”属于“约定俗成”的通用名称，随意使用，甚至“高仿”山东德州扒鸡股份有限公司的产品包装。近日，一场“德州扒鸡”商标侵权案由最高院“一锤定音”，将这种打着地域特产旗号对受保护商标“拿来主义”的做法认定为商标侵权违法行为。

  鸡肉，虽然是我们日常生活中常见的肉类食品，但笔者猜想你未必了解吃鸡的学问。据传，符离集烧鸡，德州扒鸡、河南道口烧鸡、锦州沟帮子熏鸡并称为“中国四大名鸡”。这四大名鸡你吃过哪几种？

  当然，本文是正经的知识产权文，不是美食推荐。今天要聊的是德州扒鸡。为啥要说德州扒鸡呢？因为它出息了，德州扒鸡将要IPO了。

  今年6月，山东证监局官网披露信息《山东德州扒鸡股份有限公司首次公开发行股票并上市接受辅导公告》，山东德州扒鸡股份有限公司（下称“德州扒鸡公司”）与国泰君安证券签订了上市辅导协议，并计划在上海证券交易所主板上市，这在某种程度上预示着300多年历史的德州扒鸡正式开启了IPO之路。

  不过，德州扒鸡公司的IPO之路还任重道远。据了解，在以扒鸡闻名的德州市，有不少商家认为“德州扒鸡”属于“约定俗成”的通用名称，随意使用，甚至“高仿”山东德州扒鸡股份有限公司的产品包装。近日，一场“德州扒鸡”商标侵权案由最高院“一锤定音”，将这种打着地域特产旗号对受保护商标“拿来主义”的做法认定为商标侵权违法行为。

  2018年11月份，德州扒鸡公司向山东省济南市中级人民法院起诉山东省芳冠食品有限公司（以下简称芳冠公司）、章丘东方冷库商贸有限公司（以下简称东方冷库公司）侵害第3892642号“德州扒鸡”商标权。德州扒鸡公司发现芳冠公司在其多款产品上标注“德州扒鸡”字样，而且芳冠公司自己的商标标注在商品左上角且字体明显小于“德州扒鸡”，认为芳冠公司严重侵犯了德州扒鸡公司的注册商标专用权。

  一审法院认为第3892642号“德州扒鸡”文字商标合法有效，德州扒鸡公司作为涉案商标专用权人，其合法权益应予以保护。根据《中华人民共和国商标法》第四十八条规定，商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。本案中，在被诉侵权的三款扒鸡产品包装上，均有“德州扒鸡”字样出现，并且均处于一般消费者最易识别的位置，且字体远大于包装当中的其他文字，能够轻易吸引消费的人的注意力，实际上起到了识别该商品来源的作用，本院认为被告芳冠公司在涉案三款扒鸡产品包装上使用“德州扒鸡”字样的构成商标性使用。

  一、被告章丘东方冷库商贸有限公司立马停止销售侵犯原告第3892642号“德州扒鸡”商标的产品；

  二、被告山东省芳冠食品有限公司立马停止生产、销售侵犯原告第3892642号“德州扒鸡”商标的产品；

  三、被告山东省芳冠食品有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告山东德州扒鸡股份有限公司经济损失及合理费用共计15万元；

  芳冠公司不服一审判决，随后向山东省高级人民法院提起上诉，芳冠公司认为“德州扒鸡”应当被认定为约定俗称的通用名称，而芳冠公司对“德州扒鸡”的使用属于正当使用、非商标使用。

  二审法院认为一审判决认定事实清楚，判决结果正确，应予维持。芳冠公司依然不服。

  随后，芳冠公司又再度向最高人民法院提出上诉。最高院认为，德州扒鸡公司在本案中主张权利的第3892642号“德州扒鸡”商标目前仍为有效的注册商标，其注册商标专用权受法律保护。驳回山东省芳冠食品有限公司的再审申请。

  至此历经三次庭审后，以最高院认定芳冠公司商标侵权结束。这一裁定结果将在某些特定的程度上为“德州扒鸡”IPO之旅扫除一个障碍。

  中华老字号——德州牌扒鸡1692年创产，至今已有300余年历史，康熙南巡，驻跸德州，御赞德州扒鸡“神州一奇”。

  据了解，山东德州扒鸡集团有限公司于2015年11月28日申请注册了第3892642号“德州扒鸡”商标。2013年10月13日，将该商标转让给德州扒鸡公司。核准使用商品为第29类：扒鸡、鸡翅、鸡腿（截止）。

  2007年8月，“德州DEZHOU”商标被认定为驰名商标。2006年11月“德州”商标亦被商务部认定为“中华老字号”。

  德州扒鸡公司称，“德州扒鸡制作技艺”属于国家级非物质文化遗产，但并非所有在山东省德州市生产的扒鸡都想当然地可以叫“德州扒鸡”。

  山东德州扒鸡股份有限公司始建于1953年，前身为中国食品公司德州市公司，是一家以生产经营德州扒鸡为主的省级企业，系农业产业化国家重点有突出贡献的公司，中华老字号企业，全国少数民族食品类定点生产企业。

  众所周知，想要通过IPO顺利上市，知识产权是道难关！那么这个百年老字号商标的持有者在知识产权方面有哪些规划呢？

  最早于1982年申请了第159006号“德州”商标，申请类别为第29类，大多数都用在食品。

  近些年，老字号商标侵权案件慢慢的变多，比如稻香村、全聚德等老字号都遇到过商标侵权。“越是知名的老字号，此类问题越集中，特别是对于要借势长期资金市场实现新发展的老字号，更要在发展过程中加强自身知识产权保护和维权意识。”一位从事商标专利行业的人士说。

  德州扒鸡公司表示，希望行业和消费的人能更加意识到保护品牌的重要性。“要提升行业地位，终究要以法律规则为准绳，以道德行规为约束，同时不断革新产品工艺，提升产品质量，增强自身竞争力。”

  山东省芳冠食品有限公司、章丘东方冷库商贸有限公司侵害商标权纠纷再审审查与审判监督民事裁定书

  再审申请人（一审被告，二审上诉人）：山东省芳冠食品有限公司。住所地：山东省德州市平原县王杲铺镇民营园区。

  被上诉人（一审原告，二审被上诉人）：山东德州扒鸡股份有限公司。住所地：山东省德州市晶华大道3968号。

  原审被告：章丘东方冷库商贸有限公司。住所地：山东省济南市章丘区明水双泉路西首路北。

  再审申请人山东省芳冠食品有限公司（以下简称芳冠公司）因与被申请人山东德州扒鸡股份有限公司（以下简称德州扒鸡公司），一审被告章丘东方冷库商贸有限公司（以下简称东方冷库公司）侵害商标权纠纷一案，不服山东省高级人民法院（2019）鲁民终851号民事判决，向本院申请再审。本院依法组成合议庭对本案进行了审查，现已审查终结。

  芳冠公司申请再审称，（一）原审法院认定的基本事实缺乏证据证明。芳冠公司有新的证据能足以证明“德州扒鸡”是由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的固定的商品，被专业工具书、辞典列为商品名称，被诸多史志资料、官方文件、著作记载，被众多媒体争相传播报道，而且被认定为国家非物质文化遗产，应当被认定为约定俗称的通用名称。（二）原审法院认定事实不清，适用法律不当。“德州扒鸡”应当被认定为约定俗成的通用名称，芳冠公司对“德州扒鸡”的使用属于正当使用、非商标性使用。原审法院确定的赔偿数额缺乏证据依据，不应维持。综上，请求：1.撤销本案一审、二审判决，依法重新审理。2.驳回德州扒鸡公司的诉讼请求。3.本案诉讼费用由德州扒鸡公司承担。

  德州扒鸡公司答辩称，（一）“德州扒鸡制作技艺”属于国家级非物质文化遗产，不是所有在山东省德州市生产的扒鸡都想当然地可以叫“德州扒鸡”。（二）德州扒鸡公司的“德州”“德州扒鸡”等系列注册商标合法有效，具备极高的知名度，不属于通用名称。（三）芳冠公司在涉案侵权商品上使用“德州扒鸡”不属于正当使用。德州扒鸡公司并不反对芳冠公司在其商品上正当使用“德州”地名，譬如在突出使用自己商标的同时，标注“德州特产”“产自德州”“德州美食”等，或者相同字体情况下标注“德州芳冠田朴扒鸡”等等方式，但本案中芳冠公司在其商品上显著、突出地使用与涉案注册商标字体基本一致的标志，而其自己的商标标注在商品左上角且字体明显小于“德州扒鸡”，不属于正当使用，因此构成侵权。（四）关于赔偿数额，一审法院考虑了涉案商标因素、芳冠公司侵权的性质、侵权产品的种类、侵权范围、侵权规模、过错程度等综合因素，适用法定赔偿酌情进行判决，德州扒鸡公司认为判赔数额是比较少的，对保护德州扒鸡公司的品牌是不利的，但德州扒鸡公司尊重一审法院的判决结果。（五）关于法律适用，芳冠公司所提交的证据均不足以推翻原审判决。综上，请求驳回芳冠公司的再审申请。

  本院经审查认为，德州扒鸡公司在本案中主张权利的第3892642号“德州扒鸡”商标目前仍为有效的注册商标，其注册商标专用权受法律保护。

  《中华人民共和国商标法》（以下简称商标法）第五十七条第二项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，轻易造成混淆的，属于侵犯注册商标专用权的行为。本案中，芳冠公司在与第3892642号“德州扒鸡”商标核定使用商品相同的扒鸡商品上突出使用“德州扒鸡”文字，虽然存在文字字体上的差异，但二者已构成近似商标，轻易造成混淆误认，一审、二审法院据此认定芳冠公司的涉案行为侵害了德州扒鸡公司对第3892642号“德州扒鸡”商标享有的注册商标专用权并无不当，本院对此予以确认。

  商标法第五十九条第一款规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要的组成原材料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”对商标标志构成要素的使用是否构成正当使用，应当结合案件事实尤其是相关标志的使用方式加以具体认定。商标法第十一条规定：“下列标志不得作为商标注册：（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；（二）仅直接表示商品的质量、主要的组成原材料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；（三）其他缺乏显著特征的。前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可当作商标注册。”实践中，也存在具有一定描述性的标志利用取得显著特征后作为商标注册的情形。因此，在适用商标法第五十九条第一款判断对相关标志的使用是否构成正当使用时，必须结合商标法的其他条款，结合相关标志的使用方式加以综合考虑。如果该使用方式发挥的主要是来源识别作用，则不宜认定其构成正当使用；如果该使用方式发挥的主要是描述、介绍作用且不会对商品来源产生混淆误认，则不宜仅因该注册商标的存在而禁止他人正当使用。当事人主张其对相关标志的使用构成正当使用的，除应当举证证明该标志属于该商品的通用名称、图形、型号，或具有直接表示商品的质量、主要的组成原材料、功能、用途、重量、数量、产地及其他特点的描述作用外，还应当举证证明其使用方式以描述性、介绍性为主，而非以发挥商品来源识别作用为主。

  本案中，芳冠公司提交了相关证据并主张，“德州扒鸡”全称“德州五香脱骨扒鸡”，是山东传统名吃、鲁菜经典，且德州扒鸡制作技艺被确定为国家级非物质文化遗产，其使用是正当使用、非商标性使用。本院认为，首先，虽然德州扒鸡制作技艺被确定为国家级非物质文化遗产，但对非物质文化遗产的传承、发展和保护，并不当然排斥注册商标的保护，芳冠公司以德州扒鸡制作技艺被确定为国家级非物质文化遗产为由主张其使用“德州扒鸡”属于正当使用，该理由不能成立。其次，芳冠公司在被控侵权商品上使用的“德州扒鸡”字样显著、突出，其字体、文字排列方式与德州扒鸡公司主张权利的第3892642号“德州扒鸡”商标字体、文字排列方式近似，而芳冠公司自己的注册商标却以明显小于“德州扒鸡”字样的方式使用在被控侵权商品左上角，上述使用方式表明芳冠公司并非是从描述其扒鸡产自德州的角度进行的使用，而是作为区别商品来源的标志的使用，一审、二审法院关于芳冠公司提出的被诉侵权标志属于正当使用、非商标性使用的抗辩不能成立的认定并无不当，本院对此予以确认。

  综上，芳冠公司的再审申请理由不能成立，对其再审请求本院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百九十五条第二款之规定，裁定如下：